Abogado y socio Demarks&Law

El Consejo de Ministros aprobó el viernes 14 de noviembre de 2014 la remisión a las Cortes Generales del proyecto de nueva Ley de Patentes española. Más allá de algunas de las razones que justifican la necesidad y conveniencia de un nuevo texto legal en esta materia, centramos este artículo en algunas modificaciones sustanciales y de orden práctico que interesa conocer y tener previstas con vistas a poder planificar la mejor estrategia de protección y defensa de la innovación empresarial en el nuevo escenario que se nos presenta.

La nueva regulación aspira fundamentalmente a garantizar la obtención de títulos de protección sólidos y reforzar la seguridad jurídica, estableciendo como único sistema para la concesión de patentes el de examen previo de novedad y actividad inventiva, eliminando por tanto el actual sistema de examen opcional que en la práctica general era infrautilizado por los solicitantes.

Se sustituye así el actual procedimiento por uno que integrará la búsqueda con el examen técnico, y cuyas conclusiones se plasmarán en una opinión escrita. Adelantando esta búsqueda se acelera el procedimiento en el aspecto esencial para el interesado, que es el de facilitarle el acceso puntual a la información relevante para decidir mantener su solicitud y, en su caso, si patentar en el extranjero dentro del plazo de prioridad.

Esto, sin embargo, conllevará el inconveniente y encarecimiento derivado de la necesidad del pago inicial de la tasa de búsqueda, como ocurre también en el caso de las patentes europeas y en el procedimiento internacional PCT (Tratado de Cooperación en materia de Patentes).

Examen previo
El proyecto de Ley de Patentes exige superar un examen previo con el que las concesiones de patentes débiles estarían llamadas a desaparecer. Las patentes concedidas deberán acreditar, por tanto, que son nuevas e implican actividad inventiva, lo que es uno de los principales cambios y novedades introducidas por esta nueva regulación.

Este cambio, el más citado, comentado y popular hasta el momento, no afecta sin embargo al sistema de concesión de la figura del modelo de utilidad, pues seguirá sin ser realizado un examen previo de novedad y actividad inventiva en su tramitación, pero sucede que se proponen dos modificaciones de su régimen en aspectos sustanciales, cuya trascendencia no convendrá pasar por alto en absoluto:

En primer lugar, que el estado de la técnica relevante dejará de ser de ámbito meramente nacional y pasará a ser de ámbito mundial, es decir, el mismo que para las patentes de invención.

Y en segundo lugar, que se establecen nuevas condiciones para el ejercicio de acciones frente a su infracción. Así, para dar efectividad a los derechos de exclusiva derivados de un modelo de utilidad solicitado con posterioridad a la entrada nueva ley será preciso que se haya obtenido o solicitado previamente -abonando la tasa correspondiente- el informe sobre el estado de la técnica previsto en el sistema de concesión para las patentes.

El citado informe, una vez elaborado, será notificado al peticionario y puesto a disposición del público unido al expediente del modelo. Por tanto, en aquellos supuestos en que se presente una demanda antes de obtener y aportar dicho informe, el demandado podrá pedir la suspensión del plazo para contestarla hasta que se aporte a los autos.

Además, la solicitud del citado informe sobre el estado de la técnica será requisito imprescindible para poder instar la adopción de medidas provisionales y cautelares, y aquellas que consistan en la paralización o cesación de la actividad industrial o comercial del demandado en relación con el objeto protegido requerirán que el informe haya sido no solamente solicitado, sino obtenido y aportado. Esto, sin duda, jugará en contra del principal activo y motivo que justifica la necesidad y utilización de la tutela cautelar: la premura en el tiempo.

Cambios sustanciales
Se trata de cambios sustanciales y muy significativos en su incidencia práctica, ya que modificarán completamente el régimen de defensa judicial de los modelos de utilidad.

De hecho, en la práctica -y aunque en la tramitación de los modelos de utilidad no se exija la realización del mencionado informe-, será casi imprescindible obtenerlo simultáneamente, ya que de lo contrario se dispondrá de un título de protección virtualmente inoperante y condicionado a una seria limitación operativa y a una considerable dilación habilitante a posteriori.

Otros aspectos nuevos de interés práctico son la introducción y regulación de la prioridad interna, que permite durante un determinado plazo la presentación mejorada o corregida de solicitudes posteriores, beneficiándose de los efectos de la prioridad para los elementos comunes a las dos solicitudes, o las modificaciones introducidas en materia de indemnización de daños y perjuicios, que por razones de extensión serían objeto de próximos artículos.