Abogado y socio de Demarks&Law

El titular de un derecho de propiedad intelectual sobre una mercancía falsificada o pirata, vendida a un particular residente en el territorio de un Estado miembro de la Unión Europea a través de un sitio web de un tercer país, puede instar su destrucción tras la incautación en aduanas, sin indemnización para el particular.

Los productos comprados en línea a empresas extracomunitarias pueden ser destruidos al entrar en la Unión Europea, sin necesidad de consentimiento ni compensación al comprador, si vulneran derechos de propiedad industrial o intelectual vigentes en el Estado miembro de residencia del comprador.

El caso que ha dado lugar a esta conclusión interpretativa de la normativa aduanera aplicable tiene su origen en un conflicto entre la firma Rólex y un residente en Dinamarca, que adquirió un reloj falsificado en un sitio web de venta en línea de China, que los enfrentó ante los tribunales daneses. En el curso del litigio, el Tribunal Supremo de Dinamarca elevó una serie de cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que este último ha aclarado mediante sentencia de 6 de febrero de 2014, en el asunto C-98/13, en el sentido que a continuación comentamos.

Desarrollo del litigio

A los efectos del Código Aduanero Comunitario se entiende por mercancías que vulneran un derecho de propiedad intelectual las mercancías falsificadas y las mercancías piratas.

Las primeras son aquellas en las que figura sin autorización una marca idéntica a la marca registrada de forma válida para los mismos tipos de mercancías, o que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales de esta marca; las segundas –las piratas– son las mercancías que contienen copias fabricadas sin el consentimiento del titular de derechos de autor y afines, o de derechos sobre dibujos y modelos registrados o no registrados, que vulneren el derecho en cuestión.

El particular residente en Dinamarca que compró en un sitio web de internet chino de venta en línea el reloj Rólex falsificado, realizó el pedido y el pago en lengua inglesa. Tras ello, el vendedor expidió el reloj por paquete postal desde Hong Kong con destino Dinamarca. Cuando el artículo llegó a Dinamarca, el paquete fue objeto de control por las autoridades aduaneras y se suspendió el ‘levante’ de la mercancía, al sospechar que se trataba de una falsificación y de una vulneración de los derechos de autor sobre el modelo del reloj.

Tras ello, Rólex y el particular fueron informados y Rólex instó, mediante el procedimiento previsto por el Reglamento aduanero, que se mantuviera la suspensión del ‘levante’ y solicitó consentimiento al particular para la destrucción del reloj. El particular se negó a ello, alegando que lo había comprado lícitamente y obligó a que Rólex iniciará una acción judicial ante los tribunales mercantiles daneses, con la finalidad de que el particular consintiera la suspensión del ‘levante’ y la destrucción del reloj sin indemnización.

La demanda de Rólex fue estimada y el particular recurrió; el Tribunal entonces se planteó varias cuestiones, ya que estaba acreditado que el particular compró el reloj para su uso personal y que no había infringido las leyes danesas sobre derechos de autor y sobre marcas.

Cuestiones consideradas

Entre dichas cuestiones se encontraba si en este caso debía entenderse que se había producido una “distribución al público” en el sentido de la Directiva sobre derechos de autor, y un “uso en el tráfico económico” en el sentido de la Directiva de marcas y del Reglamento sobre la marca comunitaria.

La razón de esto es que, para que el titular de tales derechos sobre una mercancía vendida a una persona residente en el territorio de un Estado miembro a través de un sitio web de venta en línea situado en un tercer país, se beneficie de la protección aduanera conferida a dicho titular en el momento en que esa mercancía entra en el territorio del referido Estado miembro, es necesario que se considere que esa venta es una forma de distribución al público o un uso en el tráfico económico. 

El Tribunal también se preguntaba si antes de dicha venta la mercancía debía haber sido objeto de una oferta de venta o de una publicidad dirigida a los consumidores del Estado destinatario.

Las conclusiones fueron que la existencia de una distribución al público debe estimarse demostrada en caso de existencia de un contrato de venta y de envío. No se discute en este caso ni la titularidad de los derechos, ni el hecho de que el reloj en cuestión es una mercancía falsificada y una mercancía pirata, pero restaba por verificar si un titular de derechos de propiedad intelectual como Rólex, podía reclamar la misma protección de sus derechos en el supuesto de que la mercancía referida haya sido vendida en un sitio web de venta en línea situado en un tercer país, en cuyo territorio esa protección no es aplicable.

Las mercancías procedentes de un tercer Estado que sean una imitación de un producto protegido en la Unión Europea por un derecho de marca, o que constituyan una copia de un producto protegido en la Unión por un derecho de autor, un derecho afín o también por un modelo o un dibujo, pueden vulnerar esos derechos y, por tanto, calificarse de “mercancías falsificadas”o de “mercancías piratas”, cuando se acredite que están destinadas a una comercialización en la Unión Europea, o cuando las citadas mercancías han sido objeto de una venta a un cliente en la Unión o de una oferta de venta o de una publicidad dirigida a consumidores en la UE.

La venta basta para exigir la protección

En este caso, la mercancía fue objeto de una venta a un cliente en la Unión y, por lo tanto, la sola circunstancia de que esa venta haya tenido lugar en un sitio web de venta en línea situado en un tercer país, no puede tener el efecto de privar de la protección derivada del Reglamento aduanero al titular de un derecho de propiedad intelectual sobre la mercancía objeto de la venta.

Y ello sin que sea necesario comprobar si antes de esa venta la referida mercancía ha sido objeto, además, de una oferta al público o de una publicidad dirigida a los consumidores de la Unión.

El titular de un derecho de propiedad intelectual sobre una mercancía vendida a una persona residente en el territorio de un Estado miembro a través de un sitio web de venta en línea situado en un tercer país, se beneficia, en el momento en que esa mercancía entra en el territorio de ese Estado miembro, de la protección que ese Reglamento confiere a dicho titular, por el solo hecho de la adquisición de dicha mercancía.

No hace falta que antes de dicha venta la mercancía haya sido objeto, además, de una oferta de venta o de una publicidad dirigida a los consumidores de ese Estado.

El 15 de mayo de 2014, el Tribunal Supremo de Dinamarca ha dictado su resolución final estimando las pretensiones de Rólex conforme las respuestas proporcionadas a sus cuestiones prejudiciales por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Consecuencias prácticas para los residentes en la UE: la compra de productos falsificados o piratas por internet procedentes de fuera de la Unión Europea conlleva el riesgo cierto de no recibir el artículo comprado, si este se detecta en aduanas; y la seguridad para los titulares de derechos, de verse debidamente amparados.

No obstante, para beneficiarse de dicho control aduanero, hay que hacer uso de la facultad de inscripción ante las autoridades aduaneras, de los derechos de propiedad industrial e intelectual existentes. De hecho, hay todavía una mayoría de titulares de este tipo de derechos que no conoce suficientemente o no utiliza esta facultad, que contribuiría a reforzar y garantizar la protección de sus intereses frente a importaciones sin autorización y falsificaciones.

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