¿Se puede registrar como marca el diseño y la disposición de una tienda?

Álvaro Pérez

Abogado y socio de Demarks&Law

Apple Inc. registró en Estados Unidos la marca que se reproduce en la ilustración que acompaña este texto, pero encontró objeciones cuando trató de inscribirla en otras jurisdicciones, como en el caso de Alemania, lo que ha dado lugar a la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Tjue), de fecha 10 de julio de 2014, que aclara la cuestión.

La respuesta a la pregunta que da título al presente artículo es que depende de muchos factores, incluso más de los que menciona la resolución que comentaremos a continuación.

En España, por ejemplo, la marca fue concedida sin objeción alguna, lo cual no deja de ser sorprendente teniendo en cuenta el restrictivo y diametralmente opuesto criterio aplicado en otros casos por la Oficina Española de Patentes y Marcas en lo relativo al carácter distintivo exigible a toda marca para su válida inscripción, más si cabe en el caso de marcas meramente gráficas y del tipo como la que aquí se comenta.

Pudiera pensarse por ello, que en este caso depende, a priori, de quién es el solicitante de la marca, entre otros muchos factores en mayor o menor medida cuestionablemente arbitrarios.

Sin embargo, en Alemania el registro de la citada marca no fue tan sencillo. De hecho, la sentencia que ahora se ha dictado tiene su origen en una petición de decisión prejudicial que se dirigió al Tjue en el marco de un litigio entre Apple Inc. y la Deutsches Patent und Markenamt (Oficina Alemana de Patentes y Marcas), que había denegado la solicitud de registro de marca arriba mencionada.

La marca provocó en primera instancia reservas razonadas en cuanto a su viabilidad  y fue denegada en Alemania por considerarse que, si bien era cierto que el consumidor puede interpretar la disposición del espacio destinado a la venta de productos de una empresa como un indicio del valor y de la categoría de precio de los productos, dicho consumidor no necesariamente percibe tal disposición como una indicación del origen de los mismos, que es el requisito fundamental y finalidad esencial de toda marca.

Asimismo, se consideró que el espacio de venta representado en este caso no se distinguía suficientemente de las tiendas de otros suministradores de productos electrónicos.

Apple recurrió y el órgano jurisdiccional competente, con carácter previo a resolver dicho recurso, planteó una serie de cuestiones sustantivas en materia de Derecho de Marcas, como si la protección de una marca conferida a la presentación de un producto también incluye una presentación en la que se materializa un servicio, y si en tal caso  debe entenderse que un signo que muestra una presentación en la que se materializa un servicio puede ser registrado como marca.

También, si el requisito de la representación gráfica se cumple con un mero dibujo, o bien con datos adicionales, como una descripción de la presentación o la indicación del tamaño, y si el ámbito de protección de una marca para servicios de venta al por menor también comprende los productos fabricados por el propio minorista.

Pronunciamiento del Tribunal

El Tribunal comienza por recordar que para poder constituir una marca, el objeto de la solicitud de registro debe cumplir tres requisitos. 1º. Debe constituir un signo. 2º. El signo debe poder ser objeto de una representación gráfica. 3º. El signo debe ser apropiado para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras.

En sus razonamientos posteriores, el Tribunal manifiesta que “una representación como la controvertida en el litigio principal, que representa visualmente la disposición de un espacio de venta mediante un conjunto continuo de líneas, contornos y formas, puede constituir una marca siempre que sea apropiada para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras. Por consiguiente, tal representación cumple los requisitos primero y segundo mencionados en el apartado 17 de la presente sentencia, y ello sin que sea necesario atribuir trascendencia al hecho de que el dibujo carece de indicaciones en lo que respecta al tamaño y a las proporciones del espacio de venta representado visualmente”.

Ahora bien, resta por examinar el tercer requisito, y en este sentido se resuelve en la sentencia que “La representación por medio de un dibujo de la disposición de un espacio de venta también es apropiada para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras y cumplir, en consecuencia, el tercer requisito que se recuerda en el apartado 17 de la presente sentencia. A este respecto, basta señalar que no puede excluirse que la disposición de un espacio de venta representada visualmente mediante dicho signo permita identificar los productos o los servicios para los que se solicita el registro como procedentes de una empresa determinada. Como han alegado el Gobierno francés y la Comisión, ello puede suceder cuando la disposición representada visualmente difiera de manera significativa de la norma o de los usos del ramo de que se trate”.

Pero la capacidad general de un signo para constituir una marca no implica que dicho signo tenga necesariamente carácter distintivo en relación con los productos o servicios para los que se haya solicitado el registro. Dicho carácter distintivo del signo debe apreciarse in concreto en relación, por una parte, con los productos o servicios designados y, por otra, con la percepción de estos por parte del público pertinente, que está constituido por el consumidor medio de dichos productos o servicios, que se considera normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

Esto ha conllevado una diferencia significativa con respecto al registro de la marca en Estados Unidos y es que aquí se ha considerado que un signo mediante el que se representa la disposición de las tiendas insignia de un fabricante de productos puede registrarse válidamente para prestaciones correspondientes a servicios, pero siempre que tales prestaciones no consistan en la comercialización de dichos productos. Es el caso de las prestaciones consistentes en llevar a cabo en las referidas tiendas demostraciones de los productos expuestos en ellas a través de seminarios.

Por tanto, la marca en cuestión no sería apta para registro en relación con servicios de venta; es decir, no permitiría monopolizar el diseño y disposición de la tienda para la comercialización de productos, sino el de un establecimiento para la demostración de productos electrónicos.

Conclusión

En conclusión, el Tribunal resuelve las cuestiones planteadas manifestando que debe interpretarse que la representación de la disposición de un espacio de venta de productos por medio de un simple dibujo, en el que no figuran indicaciones sobre el tamaño o las proporciones, sí puede registrarse como marca, pero para servicios consistentes en prestaciones relativas a dichos productos que no formen parte integrante de la comercialización de estos, y siempre que dicha representación sea apropiada para distinguir los servicios del solicitante de los de otras empresas, y que no se opongan a ello ninguna de las causas de denegación establecidas en la normativa aplicable.

Sin embargo, la cuestión del discutible alcance de la protección conferida por tal marca deja abierto un amplio margen de debate, y no ha sido objeto de la resolución comentada, ya que no era objeto del litigio.

Del mismo modo, otras cuestiones como las relativas al uso de la marca tal y como fue registrada, o lo que se consideraría una alteración sustancial o no del distintivo en función de su utilización en la práctica, y la dilución del carácter distintivo o la vulgarización de la marca, también desempeñarán un papel fundamental en el caso y momento en que Apple pretenda o necesite ejercitar acciones basadas en los derechos conferidos por este registro de marca.