¿Cómo se puede perder una marca por culpa de su titular?

Asociada Sénior Dpto. Propiedad Intelectual.
Garrigues

Asociada Sénior Dpto. Propiedad Intelectual. Garrigues

2017-sept-OPI-Garrigues-Isabel-Perez-CabreroLa función esencial de una marca es garantizar al consumidor o al usuario final la identidad del origen del producto o del servicio que con ella se designa, permitiéndole distinguir, sin confusión posible, dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia. Es por esto que la vida legal de la marca, a diferencia de otras figuras como la patente, el diseño o el modelo de utilidad, aunque tiene una duración definida en el tiempo –10 años-, se puede renovar de manera indefinida.

No obstante, esta duración indefinida y la asociación directa entre la marca y el producto o servicio puede dar lugar a que la misma se convierta en la designación usual en el comercio de dicho producto o servicio, en cuyo caso la marca dejaría de cumplir su función esencial de garantizar el origen empresarial, viéndose abocada a una declaración de caducidad por vulgarización.

¿Y cuándo ocurre esto? Normalmente sucede cuando la marca ha alcanzado un alto grado de popularidad y el consumidor difícilmente disocia lo que es la marca del producto, convirtiéndose la marca en la forma usual de denominar a dicho producto.

Así ha sucedido con multitud de marcas que identificaban productos de éxito, los cuales, debido a su gran difusión y alto volumen de ventas, pasaban a ser identificados por los consumidores mediante el signo empleado como marca, deviniendo estas la designación usual del producto.

Algunas de estas exitosas marcas han sucumbido a la caducidad por vulgarización, destacando, por ejemplo, la marca “Bio” –titularidad de Danone, S.A.-, cuya caducidad por vulgarización fue declarada por la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de diciembre de 2008, antes de que se regulara su empleo como indicación ecológica, al entender que esta se había convertido en un término descriptivo y usual para designar yogures fermentados con bífidus activo.

En términos similares se declaró la caducidad de la marca “Ganchitos” al concluir el tribunal su uso como término genérico para identificar aperitivos de maíz extrusado.

Criterios de los tribunales
Sin embargo, existen multitud de marcas que, pese a haberse convertido en la designación usual de los productos para los que estaban registradas, han sobrevivido a la solicitud de caducidad interpuesta frente a sus titulares.

Esto es así porque los tribunales, a la hora de decretar la caducidad de una marca por vulgarización, deben revisar el cumplimiento de tres requisitos: a) El uso de la marca en el comercio; b) Que la misma se haya convertido en la designación usual del producto y servicio para el que esté registrada; c) El comportamiento del titular de la marca en relación con su vulgarización.

Y es que la actuación del titular de la marca, ya sea por su actividad –haciendo uso del signo no como marca sino como designación habitual de un producto o servicio-, o inactividad –actuando de manera pasiva y tolerando que terceros utilicen su marca en el mercado para designar al producto o servicio para el que se encuentre registrada-, es trascendental para que un tribunal declare la vulgarización.

Este último requisito es sin duda el más importante, ya que es el único sobre el que el titular de la marca tiene algún control y, por tanto, su única baza para evitar que los competidores se apropien de un signo que ha sido exitosamente posicionado y encumbrado entre los consumidores a la categoría “top of mind”, hasta el punto de identificar a un determinado producto con la misma.

En este sentido indicar que no es necesario que las medidas adoptadas por el titular de la marca culminen de manera exitosa y eviten que terceros utilicen su marca de forma genérica, sino que únicamente es necesario acreditar que el titular ha puesto todos los medios a su alcance para intentar impedir que la marca sea utilizada por terceros en el comercio, como designación habitual de los productos o servicios que identifica.

Lo que hay que hacer
Por lo tanto, siempre que una empresa o particular lleve a cabo una adecuada política de protección de marca frente a su vulgarización, será suficiente para mantener la exclusividad sobre ella.

A continuación enumeramos aquellas medidas que han sido consideradas por los tribunales como de mayor relevancia en el procedimiento de caducidad de la marca:
Utilización del signo ®. Este símbolo significa “marca registrada”, por lo que su utilización pone de manifiesto, tanto a los consumidores como al resto de operadores del mercado, que el signo al que acompaña está registrado como marca y goza de protección legal.

Campañas de publicidad. No utilizar la marca como si fuera el nombre habitual del producto o servicio a identificar. Es recomendable llamar al producto o servicio por su nombre y luego hacer referencia a la marca para identificar su origen empresarial.

Establecimiento de un protocolo interno de utilización de la marca, que funcione a modo de “manual” para los empleados y, sobre todo, para aquellos que suben contenido a las redes sociales y hacen publicidad de la marca en ferias o en otros eventos.

Monitorización de los competidores y persecución de posibles infracciones de la marca. Es recomendable que el titular intensifique la defensa de su derecho de exclusiva, impidiendo que terceros exploten económicamente su marca sin su autorización.

Por lo tanto, como hemos visto, es imprescindible que el titular de una marca no solo la proteja frente a posibles actos de infracción de terceros, sino también frente a todas aquellas actuaciones que puedan servir para que se declare su vulgarización, actuando de manera activa para evitar dicha declaración.

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